Sakens bakgrunn

Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak fra klagenemnda for industrielle rettigheters (KFIR), der varemerkeregistrering av ordmerket «Fuck Cancer» ble nektet.

Foreningen Ung Kreft hadde siden 2015 arrangert «Fuck Cancer»-workshops der deltakerne lagde perlearmbånd som ble solgt til formål for kreftsaken. Armbåndene ble etter hvert solgt på Kreftforeningens hjemmesider.

30. mars 2022 søkte både Kreftforeningen Oslo og Ung Kreft Oslo om registrering av ordmerket «Fuck Cancer». Etter at registrering opprinnelig ble innvilget, opphevet Patentstyret i sin helhet registreringen i vedtak av 4. mai 2023 [PSA-2022-325]. Opphevelsen ble påklaget, men opprettholdt av KFIR. Foreningene anla så sak for tingretten. Tingretten tok stilling til varemerkeregistrering av ordmerket til følgende varefortegnelser: klasse 14 (smykker) armbånd, klasse 36 veldedighetsinnsamlinger og klasse 41 workshoper for kulturelle formål, nemlig perling av armbånd.

Tingrettens vurdering

Innledningsvis poengterer tingretten at varemerkeloven gjennomfører varemerkedirektivet. Direktivets ordlyd og EU-domstolens praksis må derfor tillegges vekt ved lovtolkningen.

Videre tar tingretten utgangspunkt i varemerkeloven § 14, slik den lød på søknadstidspunktet. Det var to spørsmål som var omtvistet: om ordmerket «Fuck Cancer» hadde tilstrekkelig «særpreg» på søknadstidspunktet og om ordmerket hadde «oppnådd særpreg gjennom bruk» på søknadstidspunktet.

Tingretten tok først for seg vurderingen av om «Fuck Cancer» hadde tilstrekkelig «særpreg» på søknadstidspunktet, og slutter fra ordlyden at «kravet til særpreg forutsetter at ordmerket er identifiserbart som kjennetegn for de aktuelle varefortegnelsene». Det er hos den aktuelle omsetningskretsen at gjenkjennelseseffekten må være til stede. I saken var dette private sluttbrukere og profesjonelle aktører med engelskkunnskaper.

Videre slutter tingretten seg til KFIRs forståelse av EU-domstolens praksis. I sak C-398/08 P Vorsprung Durch Tecknik avsnitt 45 og sak T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89 uttales det at rosende og salgsfremmende slagord ofte mangler tilstrekkelig særpreg. Særpreg kan likevel foreligge dersom omsetningskretsen oppfatter at uttrykket angir varenes kommersielle opprinnelse. Tingretten kom til at ordmerket oppfattes mer som et generelt kamprop mot kreft, uten særlig tilknytning til foreningene, og konkluderer derfor med at kravet om særpreg ikke er oppfylt.

Tingretten tar så fatt på vurderingen om ordmerket «Fuck Cancer» hadde «oppnådd særpreg gjennom bruk». Terskelen for den nødvendige bruken er høy. Tingretten viser til HR-2005-1905-A avsnitt 48 og 57 der det med utgangspunkt i EU-domstolens sak C-108/97 CHIEMSEE avsnitt 44 og 47 uttales at innarbeidelsen av varemerket må ha vært så intens at den har fått en annen betydning enn det rent generiske. Hvorvidt dette er tilfellet beror på en konkret vurdering der følgende momenter er relevante:

«Varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger.»

Tingretten kommer til at det ikke er sannsynliggjort at foreningenes bruk av «Fuck Cancer» hadde vært så intensiv og langvarig at omsetningskretsen automatisk forbinder uttrykket med foreningenes smykker og samlinger. Vilkåret om «oppnådd særpreg gjennom bruk» var derfor ikke oppfylt.

At ordmerket hadde blitt registrert i andre europeiske land, ble ikke tillagt avgjørende vekt. Tingretten begrunner dette med at kravet om en lik praktisering av det underliggende EU-regelverket, ikke betyr at utfallet av den skjønnsmessige vurderingen må bli lik i medlemsstatene.

Tingrettens konklusjon

Staten ved klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.

Direktiv (EU) 2015/2436 [varemerkedirektivet] er innlemmet i EØS-avtalen og er hovedsakelig gjennomført i lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven). Artikkel 4 nr. 1 bokstav a til d i varemerkedirektivet er gjennomført i varemerkeloven § 14.

Tingretten skriver at varemerkedirektivets ordlyd og EU-domstolens praksis må legges vekt på ved tolkning av varemerkeloven § 14. Formålsbetraktninger nevnes ikke. Ved tolkningen av nasjonal lovgivning som gjennomfører EØS-retten, må det også tas hensyn til en formålsorientert regelfortolkning av EØS-retten, hvilket skal sikre en universell fortolkning av EU-retten, se for eksempel sak C-4/16 J.D. avsnitt 20 følgende.

Videre kan det settes spørsmålstegn ved hvor godt og i hvilken grad tingretten følger de EØS-rettslige metodeprinsippene ved tolkningen av de EØS-rettslige kildene. EU- og EØS-retten skal underkastes en autonom fortolkning, se for eksempel sak C-128/11 UsedSoft avsnitt 39. I tingrettens dom blir praksis fra EU-domstolen introdusert gjennom nasjonale kilder, altså Høyesteretts praksis og klagenemnda for industrielle rettigheters praksis. Det kan ikke utelukkes at tingretten har foretatt en autonom tolkning av EU-domstolens praksis, og kommet frem til samme fortolkning som de nasjonale rettsinstansene. Likevel kunne dette fremgått klarere i tingrettens premisser.

(TOSL-2024-54247)

EOE